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論專利侵權行為認定的相關原則

58創業加盟網  編輯:小熊

  論專利侵權行為認定的相關原則

  【摘要】專利侵權行為的認定是專利侵權理論中的重要內容,國內外先後出現了多種專利侵權判定的原則,本文論述了在專利侵權行為認定時應採用的原則,重點闡述了折衷原則、禁止反悔原則、相同原則、等同原則。

  【關鍵詞】專利 專利侵權行為 折衷原則 等同原則

  專 利侵權行為,是指在專利權的有效期內,任何他人在未經專利權人許可,也沒有其他法定事由的情況下,擅自以生產經營為目的的實施專利的行為。專利權利要求書 是確定專利保護範圍的重要法律文件,而權利要求書記載的是必要技術特徵,被控侵權產品或方法無法與專利權利要求書直接進行對比,因此,在進行專利侵權行為 判斷時,必須將被控侵權產品或方法分解成單獨的技術特徵,然後用這些技術特徵與專利權利要求書中記載的必要技術特徵進行對比,即用“特徵分析法” 進行對 比[[1]。如果被控侵權產品或方法的技術特徵中缺少專利權人的獨立權利要求中記載的一個或幾個技術特徵,則不構成侵權;如果被控侵權產品或方法的技術特 征包括專利權人的獨立權利要求中記載的全部必要技術特徵(包括前序部分的特徵和特徵部分的特徵),即完全覆蓋了專利權保護範圍,則構成侵權。因此,對發明 和使用新型專利侵權行為的認定,包括兩個基本環節,其中第一個環節是對所涉及的專利權利要求進行解釋,對專利保護範圍進行認定;第二個環節是在第一個環節 的基礎上,將被控侵權行為的客體與認定的專利保護範圍進行比較,確定是否侵權。在上述兩個基本環節中,涉及專利侵權理論中若干重要的相關原則,如折衷原 則、禁止反悔原則、相同原則、等同原則等。

  一、折衷原則

  專利權的保護範圍,是指發明創造專利權的法律效力所及的範圍。社會或國家授予專利 申請人專利權,專利申請人必須以技術公開為對價,在技術公開的同時,其專利保護的範圍也必須公開,以明確專利權利的邊界。對於發明和實用新型專利,權利范 圍的公開是通過公開權利要求書來實現的,各國法律都承認權利要求書是界定專利權保護範圍的法律文件[2]。例如,我國專利法第56條第1款規定:“發明或 者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用於解釋權利要求”。因此,權利要求的內容是判斷是否侵犯發明和實用新型專利權的標 准。

  在理解和解釋權利要求方法上或者說在專利權保護範圍的確定方式上,世界上曾經有過兩種具有代表性的作法,一種是以德國為代表的“中心限定 制”,另一種是以英美為代表的“周邊限定製” [3]。中心限定製,是指在理解和解釋權利要求的範圍時,以權利要求所陳述的基本內核為中心,可以向外作適 當的擴大解釋。中心限定製的理論依據是專利權人很難寫出恰倒好處的權利要求書,有時難免把個別不應當寫入獨立權利要求的非必要技術特徵寫入獨立權利要求 中,從而導致專利保護範圍過窄,實質上是對專利權人的寬恕政策。採用中心限定製的結果使得專利權的範圍不局限於權利要求的字面含義,對專利權人可以提供較 多的保護。採用中心限定製的立法,是以保護個人權利為中心的立法本位,隨着立法本位的轉移和法律理論的發展,很多國家逐步放棄了“中心限定製”的理論。因 為採用中心限定製,專利保護的邊界處於模糊狀態,公眾在閱讀了權利要求書之後,仍不能準確地判斷該專利的保護範圍,因此,對社會公眾而言有時是不公平的。 為了克服“中心限定製”的缺陷,一些國家,如美國,後來採用了周邊限定製。所謂周邊限定製,是指專利權的保護範圍完全由權利要求的文字內容確定,不能作擴 大解釋,被控侵權行為必須重複再現了權利要求中記載的全部技術特徵,才被認為落入專利權保護範圍之內。採用周邊限定製,社會公眾可以通過權利要求書清楚地 了解專利權的保護範圍,不必作隨意性的推測。周邊限定製的理論基礎是:專利權是國家或社會用以換取技術公開的對價,作為對價的權利範圍應當是確定的和清晰 的。採用周邊限定製雖然對公眾有利,但對專利權的保護有時是不利的。因為在社會實踐中,完全仿製他人的專利產品或者完全照搬他人的專利方法的侵權行為並不 多見,而常見的是對他人專利的權利要求中的某一或某些技術特徵加以簡單的替換或變換,從而達到只有實施他人專利才能達到的目的。如果專利權的保護範圍完全 由權利要求的文字內容確定,專利權難以得到充分的保護。

  中心限定製對社會公眾有失公平,而周邊限定製對專利權人的保護又不利,為了彌補上述兩種方 式的不足,世界上很多國家,包括曾採用中心限定製的德國和曾採用周邊限定製的美國,已轉向折衷原則。有些地區性的國際公約,對權利要求應有的解釋也從理論 上加以闡明[4]。《〈歐洲專利公約〉的補充議定書》對《歐洲專利公約》第69條的解釋為:“公約第六十九條不應當被解釋為:歐洲專利給予的保護範圍必須 按照權利要求書文字的字面含義來理解,說明書和附圖僅限於用作解釋權利要求中含混不清之處;另一方面,第六十九條也不應被解釋為權利要求只是一個嚮導,而 將保護範圍擴大到所屬技術領域的技術人員仔細研究說明書和附圖后所能理解的範圍,也就是專利權人所希望的保護範圍。相應地,應在兩個極端狀況之間尋求該條 的解釋,既考慮給予專利權人以公正的保護,又給第三者以法律的穩定性。”這一解釋表明,歐洲大陸國家已從“中心限定”原則轉向折衷原則。

  我國專利 法第五十六條第一款的規定,實際上採用的也是折衷原則。其中 “保護範圍以權利要求的內容為準”確定了一個大前提,即不允許嚴重背離權利要求的內容,明確 排除了將權利要求的文字所表達的保護範圍僅僅作為“中心”,隨後可以作出較大擴張的偏激作法。其中“說明書及附圖可以用於解釋權利要求”是在承認上述大前 提的條件下,允許利用說明書和附圖對權利要求表達的範圍作一定程度的修正,以達到更加合理的結果[5]。雖然法律上對摺衷原則沒有下準確的定義,不同的人 對摺衷原則的理解也不完全相同,但折衷原則是對“中心限定製”和“周邊限定製”的折衷應該是沒有異議的,具體來說,在判斷專利權的保護範圍時,既不能完全 按權利要求的字面含義來理解,也不能由專利權人或法官完全按其主觀意志作任意擴大解釋。

  採用折衷原則順應了20世紀民法的立法本位從以保護個人權 利為中心的個人本位向以保護社會公共利益為中心的社會本位轉移的發展趨勢,同時也體現了民法上的公平原則。因此,在認定專利權的保護範圍時,採用以權利要 求書為基礎、以說明書和附圖為補充的折衷原則,是在專利權人和社會公眾之間尋求利益平衡點的較好方法。

  二、禁止反悔原則

  在適用折衷原則對 專利權的保護範圍進行解釋時還應適用禁止反悔原則。所謂禁止反悔原則是指,在專利申請和專利侵權訴訟中,專利權人對權利要求的解釋應該一致。專利權人不能 為了獲得專利,在專利申請過程中對權利要求作出狹義的或較窄的解釋;而在以後的專利侵權訴訟中,為了使權利要求能夠覆蓋被控侵權產品或方法,又對權利要求 作出廣義的、較寬的解釋。對那些在專利申請過程中已經作出修改或放棄的內容,專利權人在以後的專利侵權訴訟中不能反悔[6]。這一原則在很多國家採用, 《實質性專利法協調條約(SPLT)草案》也將禁止反悔原則寫入其中,我國專利法沒有對禁止反悔原則作出規定,但司法實踐中是應當採用的[7]。禁止反悔 原則旨在防止專利權人採用出爾反爾的策略,這實際上是民法上誠實信用原則的具體應用,我國在以後的專利立法中應增加禁止反悔原則的規定。

  三、相同原則

  所 謂相同原則,是指在被控侵權產品或方法中能夠找出與權利要求中記載的每一個技術特徵相同的對應特徵時,認定被控侵權產品或方法構成侵權的判定原則[8]。 根據相同原則判定的侵權稱為相同侵權。權利要求書中的獨立權利要求,含有的技術特徵最少,其保護範圍也最寬,獨立權利要求中既包括專利技術區別於現有技術 的必要技術特徵,即區別特徵,也包括專利技術與現有技術共有的必要技術特徵,即共有特徵,專利法所保護的既不是區別特徵,更不是共有特徵,而是保護包括在 權利要求中的由區別特徵和共有特徵組合而成的完整的技術方案,每一項獨立權利要求就是一個完整的技術方案。在進行專利侵權判定時,應將整個獨立權利要求作 為比對對象,被控侵權產品或方法只有利用了獨立權利要求中的全部必要技術特徵,即完全覆蓋了專利權保護範圍,才構成侵權,因此,相同原則又稱全面覆蓋原 則。

  根據相同原則,如果被控侵權產品或方法在利用專利權利要求的基礎上,又增加了新的技術特徵,仍落入專利權的保護範圍,因這時被控侵權產品或方法的技術特徵完全覆蓋了專利權利要求中記載的全部必要技術特徵。

  國 家知識產權局《審查指南》規定:“一般(上位)概念的公開並不影響採用具體(下位)概念限定的發明或者實用新型專利申請的新穎性”[9]。例如,對比文件 中使用和公開的是“鹵素”,發明專利申請中選用的是“氟”,因“鹵素”相對於“氟”是上位概念,則對比文件中“鹵素”的公開並不損害用“氟”對其作限定的 發明專利申請的新穎性。但是,如果一項專利權利要求中公開的技術特徵是“鹵素”,而被控侵權方法使用的是“氟”,顯然落入了專利權的保護範圍。這也就是 說,即使具有新穎性的技術方案,也可能構成相同侵權。國家知識產權局《審查指南》還規定,若一項專利申請“限定的技術特徵為連續的數值範圍,對比文件中公 開了一個較寬的數值範圍,並且該兩數值範圍無共同端點或部分重疊的,則以較窄數值範圍為限定技術特徵要求保護的技術方案具備新穎性。……上述基準同樣適用 於創造性判斷中對該類技術特徵是否相同的判斷”[10]。例如,對比文件中公開的濃度範圍是X=10%~80%,而要求保護的技術方案中的濃度範圍是Y= 30%~60%,同時給出該範圍內的特定值50%,其餘的技術特徵均相同,則以Y=30%~60%和50%為限定特徵的技術方案具備新穎性,並可授予專利 權。但是,這種情況下,若對比文件是一有效的專利,后取得專利的技術方案仍全部落入前一專利的保護範圍,若未經前一專利的專利權人的許可而實施該專利,仍 構成相同侵權。

  通過上述分析可知,適用相同原則,並不是要求被控侵權產品或方法的全部必要技術特徵所涵蓋的技術範圍與獨立權利要求中的全部必要技術特徵所涵蓋的技術範圍完全吻合或相同,而是要求被控侵權產品或方法中能夠找出與權利要求中記載的每一個技術特徵相同的對應特徵。

  四、等同原則

  正 像世上完全相同的事物並不多見而相似的事物卻很多一樣,在司法實踐中,完全仿製他人的專利產品或完全照搬他人專利方法的侵權行為並多見,而常見的是,對他 人專利的權利要求書中的某一或某些技術特徵加以簡單的替換或變換,從而達到只有實施他人專利才能達到的目的。如果在任何情況下,都適用相同原則,那麼專利 權人的利益就得不到切實的保護,專利權人以公開其發明創造所換來的專利權就會落空,這與專利制度鼓勵公開發明的宗旨相悖。如何認定上述行為屬於專利侵權, 於是,等同原則應運而生。

  所謂等同原則,是指以實質上相同的方式、手段或產品,替換所要保護的專利權利要求中的必要技術特徵,使兩者產生實質上相同的效果,在這種情況下,儘管兩者在形式上或技術上存在非實質性的某些不同點,但應認定為侵權[11]。

  對 等同原則的創立和發展產生最大作用的是美國,其採用等同原則的歷史可以追溯到1818年,後來,這一理論被德國、日本等國家所採用,逐步成了國際公認的理 論。現代等同理論是美國最高法院於1950年在一個判例中建立的,該判例提出了一種判斷是否構成等同侵權的準則,即判斷專利發明和被控侵權行為客體的各個 技術要素是否“以基本相同的方式,實現基本相同的功能,產生基本相同的效果”。上述準則被稱為“功能——方式——效果”準則。

  《實質性專利法協調 條約(SPLT)草案》將等同原則納入了對專利法進行實質性協調的範圍,建議規定:在確定專利權的保護範圍時,應當考慮與權利要求中記載的技術特徵相等同 的技術特徵。同時規定:一個技術特徵與權利要求中記載的技術特徵相等同,是指它們以基本相同的方式,實現基本上相同的功能,產生基本上相同的效果,而且產 生相同的效果對於所屬領域的技術人員來說是顯而易見的。

  等同原則雖然在我國司法實踐中早有應用,我國的專利法雖經兩次修改,但現行專利法及其實施 細則均未對等同原則作出明確規定。為了彌補立法缺陷,最高人民法院對專利法第56條進行了擴大解釋,在《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》 (法釋[2001]21號)中對等同原則作了明確規定。其中第17條規定:“……專利權的保護範圍應當以權利要求書中明確記載的必要技術特徵為準,也包括 與該必要技術特徵相等同的特徵所確定的範圍。等同特徵是指與所記載的技術特徵以基本相同的手段,實現基本相同的功能,達到基本相同的效果,並且本領域的普 通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵”。可見,我國的司法解釋完全採納了《實質性專利法協調條約(SPLT)草案》的建議。根據這一司法解釋 的規定,適用等同原則,必須同時滿足兩個標準[12]:一是客觀標準,等同特徵與權利要求書中明確記載的技術特徵必須在手段、功能和效果三個方面都沒有實 質性區別,只是簡單的替換或變換。這與美國最高法院提出的“功能——方式——效果”準則相一致;二是主觀標準,本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就 能聯想到,即對本領域的普通技術人員來說是顯而易見的。所謂普通技術人員,是一個假想的群體,既不是本領域的技術專家,[13]也不是不懂技術的人,一般 說來,本領域具有初、中級技術職稱的人可以視為普通技術人員。

  關於等同的判斷標準,美國最高法院曾提出判斷兩個技術特徵是否等同應以是否“以基本 相同的方式,實現基本相同的功能,產生基本相同的效果”為標準;德國最高法院認為,判斷是否等同最為重要的一點就是判斷所屬領域的普通技術人員從權利要求 定義的技術方案出發是否能夠容易地想到被控侵權產品或方法,這實際上相當於我國司法解釋中的主觀標準。從我國司法解釋的表述來看,我國採用的是客觀標準與 主觀標準的統一,只有同時具備兩個標準時,才能認為構成等同。等同的判斷是屬於事實問題還是法律問題,在美國的法官中有分歧,但多數法官認為屬於事實問 題,美國最高法院認為,等同的判斷是屬於事實問題,雙方當事人可以提出專家證詞、現有技術資料和有關文件等,在美國等同的判斷是由陪審團來裁決。在中國的 司法實踐中,等同的判斷也是作為事實問題,並且,對是否構成等同,可以由鑒定機構進行技術鑒定[13][14],但鑒定結論最終由法官認定。相同侵權的判 斷屬於客觀的判斷,當事人有足夠的把握預見法院或專利管理機關的判斷結果,而等同侵權的判斷則不同,它包括一定程度的主觀判斷。既然判斷時有主觀性,最好 有主觀判斷標準。我國的上述司法解釋既吸收了美國的客觀標準,又吸收了德國的主觀標準,應該說是一理想的標準。

  有了等同的判斷標準后,如何適用判 斷標準也是至關重要的。在進行等同侵權判斷時,美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)和德國最高法院都認為,不僅需要被控侵權行為的客體與權利要求的技術方案 進行比較,而且還需要把被控侵權行為的客體與現有技術進行比較,判斷被控侵權行為的客體是更為接近專利技術,還是更為接近現有技術,如果更為接近現有技 術,則不能認為等同侵權[14]。實際上,我國也是如此。在我國的司法實踐中,針對等同侵權的指控,可以進行公知技術抗辯,對於更接近公知技術而與專利技 術有一定差別的,應當認定不構成侵權[15]。

  等同判斷還存在時間點問題,有人認為應該以專利申請日或優先權日的技術狀況為基準,德國法院採用此 觀點;美國和日本的判決則以侵權日的技術狀況為基準。對此,我國法律沒有明確規定,實踐中也沒有統一。筆者認為,以侵權日的技術狀況為基準更為可取,因 為,專利權具有時間性,在有效期內應該受到同等的保護,這樣對專利權人才是公平的。隨着技術的發展,十年前普通技術人員很難想到的事情,十年後可能成為一 種常識,如果以專利申請日或優先權日的技術狀況為基準,在專利有效期的後期,該專利權可能名存實亡,這對專利權人來說是不公平的,也不符合專利法的立法宗 旨。

  五、結語

  上述各相關原則雖然不同,但它們之間不是彼此孤立的,是相互聯繫的。採用折衷原則確定專利權的保護範圍時,可以用說明書及其 附圖來解釋權利要求,有時還要用禁止反悔原則對權利要求進行限制性修正,有時又需用等同原則進行修正。禁止反悔原則、等同原則和用說明書及其附圖來解釋權 利要求都是對權利要求保護範圍的修正手段,但性質卻不同,禁止反悔原則主要用於對權利要求的文字所表達的範圍作限制性解釋、用說明書及其附圖來解釋權利要 求是以專利權人對自己發明創造的具體說明作為修正的依據,等同原則是以所屬領域中技術人員對有關技術問題的普遍理解和共識作為修正的依據。在用特徵分析法 判定是否構成專利侵權時,應首先用相同原則進行判斷,若不構成侵權,則還要用等同原則進行判斷。在適用等同原則時要考慮是否有禁止反悔的事實,若存在這一 事實,則應首先適用禁止反悔原則,對等同的範圍進行限制,在用禁止反悔原則對等同的範圍進行限制后,再用等同原則進行侵權判斷。上述幾種原則互相聯繫、互 為補充,構成了專利侵權理論的重要組成部分,在進行侵權判斷時,應結合具體案情,綜合適用上述相關的原則,不能將它們分割開來,要把它們作為相互聯繫的整 體加以運用。專利侵權行為的認定,對於發明人、被控侵權人、律師、法官或有關技術專家來說,都是不能迴避且又不易掌握的難題,在進行侵權判斷時,應具體問 題具體分析,綜合適用折衷原則、禁止反悔原則、相同原則、等同原則和“特徵分析法”確定被控侵權產品或方法與專利產品或方法是否具有同一性。



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