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專利侵權訴訟策略

58創業加盟網  編輯:麗人行

  外國廠商早期在中國申請的專利絕大多數都是發明專利,認為擁有技術壟斷就夠了,但是在中國,情況並不是這麼簡單。在很多情況下,實用新型和外觀設計這些小的專利會對案件的成功起到一些意想不到的效果。比如Strix公司98年在發明專利沒授權的時候,主要是靠外觀設計專利來維權。所以,選擇一種好打的,容易取證的,穩定性強的專利去訴訟是在訴訟策略中要考慮的一個問題。

  外觀設計專利的訴訟周期也比較短,日本島野公司訴外觀設計專利侵權的案子半年就打完了。

  以上的訴訟策略不僅對外國權利人有用,對國內的權利人也有借鑒意義。

  記者:您剛才談了訴前訴訟策略的選擇。訴訟中還有什麼需要注意的嗎?

  董:訴訟中主要是訴訟技巧的運用。

  不同代理人在辦理案件的時候有不同的偏好,不同的套路,但是有一些基本的訴訟技巧:

  1.侵權的證明

  在專利侵權訴訟中,證據的完備極為重要。原告需要證明:被侵權的產品或方法被專利權利要求所覆蓋;被告侵權行為屬於法定侵權行為。

  這方面也有一些反面的例子,由於告錯了對象,導致訴訟中的被動。如美國一家知名的日用化工企業,其專利是洗滌液包裝瓶的外觀設計,被告辯稱包裝瓶是外購的,而被告銷售的是瓶中的洗滌液,不應作為侵權的主體。據此,法院認為被告不存在法定的侵權行為,原告被迫與被告和解。

  2.專家意見

  在專利訴訟中,北京法院和外地法院對專家意見的依賴程度有明顯的差別。在涉外專利侵權訴訟中,外地法院一般要指定專家鑒定機構,對涉案專利進行比對、鑒別;而北京法院更重視當事人的自述,如果當事人能把技術說清楚,通常不需要專家提供意見,更接近當事人主義。

  3.訴前禁令

  幾乎所有的專利權人都非常關心訴前禁令的問題,因為訴前禁令的效力非常強,幾乎所有的專利權人都希望通過訴前禁令的方式使侵權人訴前停止侵權行為。據最高法院的統計,從2001年修改《專利法》建立訴前禁令制度到現在,中國法院作出的涉及到專利訴前禁令的裁定一共是199件(包括不給予訴前禁令的裁定)。

  要申請訴前禁令,必須具備兩個條件。首先,侵權的證據必須是確鑿的,清楚的;關於侵權的判定也必須是明顯和有說服力的。另外還要有證據證明,如果不採取訴前禁令,會有無法彌補的損失。多數案件難以滿足后一條件。

  實際辦案中,有相當一部分國外權利人,是在起訴之後,申請訴中禁令。對於訴中禁令,各地法院在處理上很不一致。按照現有的法律規定,是不存在訴中禁令的概念的。所以很多法院堅持認為,除了訴前禁令和判決后的永久禁令之外,是不存在訴中禁令這樣一個臨時措施的。但是也有一些法院認為,訴中禁令可以比照先予執行的方式來執行。但是我們認為,這是很不可靠的,因為先予執行的範圍非常有限,針對的是給付、贍養這些特定的情況,法院可以裁定先予執行。但是對侵權案件中的訴中禁令的給予,我們認為是缺乏法律依據的。所以,如果法院不給予訴前禁令,當事人一定要採取必要的證據保全和財產保全的措施,以便保證將來判決的執行,同時,要盡量配合法院加快案件的審理。目前在中國,專利案件的審理越來越快,隨着法官對專利案件越來越熟悉,訴訟周期也越來越短,兩審案件在一年內結案是一個比較理想的時間。

  4.損害賠償

  不建議當事人在訴訟中把損害賠償要求提的過高。

  從中國目前專利審判的實踐來看,提出高額的損害賠償除了新聞炒作外,對當事人沒有更多的好處。因為按照中國現行《專利法》的規定和賠償計算方式,舉證實在是太困難了,所以專利侵權案件的賠償絕大多數都是法院的酌定賠償,也就是法定賠償,但是法定賠償的上限是50萬人民幣,所以要提出幾千萬的損害賠償,除了付出高額的訴訟費外,最終實際能得到賠償會和提出的數字相差很遠。而且提出高額損害賠償不見得對原告有利,因為這樣的案件對法院會造成一種不必要的壓力。在很多專利侵權案件中,適當的損害賠償的提出是比較恰當的。據我們分析,專利損害賠償額一般在20萬到30萬人民幣左右,作為訴訟請求提出比較有利。

  記者:我們注意到,你們代理的專利侵權案件中大都採用向法院起訴的方式,即選擇司法途徑。對於選擇司法途徑還是選擇行政途徑,你們對當事人有什麼建議?

  董:Strix公司早期的外觀設計侵權案是通過專利管理機關來做的,它的好處是簡便、快速,費用低。但是現在涉外案件用專利管理機關不是很多了,這裡面有很多因素影響選擇。第一,手續並不比去法院更簡便。中國大多數專利管理機關都需要委託手續的公證認證,過去非常簡單,簽署一個委託書就夠了,現在跟法院的要求基本上是一樣的。第二,專利管理機關沒有對損害賠償進行調處的權利,所以當事人要獲得損害賠償還得另行起訴。第三,專利管理機關的決定還要經過司法審查。不服的一方還可以去法院提起行政訴訟,行政訴訟還要打兩審。本身行政調處的效力就不是很強,再加上時間的拖延,顯然不如直接到法院起訴效率高。第四,請求專利管理機關處理侵權,在訴訟的策略和技巧上的選擇餘地小。Strix案涉及寧波、上海、北京的侵權人,三地只要向一地的法院起訴就可以了,而如果請專利管理機關查處,這種選擇就會帶來一定的困難,跨省執法有一定的難度,而且幾乎每一個省一級的專利管理機關都有自己的專利保護條例。也就是說,提起訴訟的話,按照訴訟法和最高法院的司法解釋就可以了;要是請各省的專利管理機關調處,還得研究各省的專利保護條例,顯然不方便。第五,由於國外當事人還是以發明專利起訴的居多,這類案件相對比較複雜,選擇法院來做,付出成本和獲得的效力相比,比較均衡。我們現在在專利侵權糾紛中很少建議客戶選擇行政管理機關這個渠道。

  記者:專利權人在維權時會考慮維權的效力和成本。在中國進行專利訴訟,效力和成本方面的現狀情況如何?

  董:在中國現行的法律制度下,對於外國專利權人來說,在中國獲得專利保護,首先是可能的,其次也是比較及時的:從最近的兩個案件來看,一審判決結果均在一年之內取得;外觀設計更是半年就有了審判結果。在損害賠償上,只要賠償額提得適當,法院一般都會予以支持。

  當事人在專利侵權訴訟中所投入的成本包括律師費、本公司人員的投入,在現階段這些是不可能通過法院裁定的損害賠償來彌補的,二者之間差額也是比較大的。但是通過提起侵權訴訟,國外權利人在商業競爭中無疑會增加市場份額。而對侵權企業來講,敗訴對他們就是滅頂之災。專利侵權訴訟是商業競爭的一種手段。Strix公司利用專利訴訟維權是比較成功的。

  記者:據我們了解,過去外國權利人一般通過本國或跨國執業的律師事務所委託中國律師打官司,現在權利人傾向於直接委託中國律師。是什麼原因帶來這種變化?

  董:過去很多外國公司找國內的代理機構都通過境外的事務所,這裡最重要的原因就是溝通和信任。在任何訴訟中,當事人和律師之間的溝通均具有決定性的作用,如果當事人和律師溝通不好,既使案子的證據確鑿也很難辦好。所以過去外國公司選擇境外事務所,主要是為了確保溝通,這種溝通不光是語言上的,還在於相互之間的理解和信任。Strix公司早期通過香港和本國的事務所到中國打官司,當事人明知要花數倍的代理費,但是他也要這樣做,原因就是要確保信任和溝通。現在經過這麼多年合作下來,中國的代理人從經驗和知識水平各方面應該能夠確保和國外客戶保持能夠產生相互信任的溝通,當事人就沒必要多花代理費來確保這種溝通。

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